Pemohon Mengakui Prior Art Tidak Dapat Menjadi “Dasar” untuk Tantangan HKI | Foley & Lardner LLP

Dalam keputusan tertanggal 1 Februari 2022, Sirkuit Federal menegaskan bahwa karya sebelumnya pemohon yang diterima (AAPA) tidak dapat menjadi dasar dari tantangan validitas dalam sebuah antar bagian peninjauan kembali (HAKI).satu Keputusan itu muncul dari dua HAKI yang diajukan oleh Apple yang menantang validitas paten Qualcomm yang diarahkan ke perangkat sirkuit terintegrasi termasuk “penggeser level” yang berkomunikasi antara perangkat input/output dan perangkat inti.dua Dasar ketidakabsahan di mana Apple menang sebelum Dewan bergantung pada AAPA (Gbr. 1 dari paten dan deskripsi yang menyertainya) mengingat referensi seni sebelumnya yang disebut Majcherczak.3

Dalam IPR, Qualcomm tidak membantah bahwa kombinasi AAPA dan prior art yang diandalkan mengajarkan setiap elemen dari klaim yang ditentang. Qualcomm hanya berargumen bahwa tantangan validitas Apple cacat karena pengakuan pemilik paten tidak dapat diandalkan dalam HAKI. Dewan tidak setuju, dengan alasan bahwa, di bawah 35 USC 311(b), “prior art yang terdiri dari paten atau publikasi cetak” termasuk AAPA karena AAPA adalah prior art. terkandung dalam paten (Hai, paten yang sedang ditantang).4 Qualcomm mengajukan banding ke Sirkuit Federal.

Sebuah panel dari Sirkuit Federal menolak kesimpulan Dewan bahwa AAPA memenuhi syarat sebagai “prior art yang terdiri dari paten atau publikasi tercetak” karena itu adalah prior art yang terkandung dalam paten. Sebaliknya, panel beralasan bahwa “paten atau publikasi tercetak” yang dirujuk dalam undang-undang itu sendiri harus merupakan prior art. untuk paten yang ditantang. Pengadilan menjelaskan bahwa pemahaman “prior art yang terdiri dari paten atau publikasi cetak” sejalan dengan interpretasi yudisial sebelumnya dari bahasa yang sama dalam 35 USC 301(a), dan mencatat bahwa Mahkamah Agung dan Sirkuit Federal sebelumnya telah memahami “paten dan publikasi tercetak” yang dirujuk dalam 311(b) untuk diri mereka sendiri adalah prior art.5

Namun, panel berhati-hati untuk menjelaskan bahwa AAPA adalah bukan kategoris dikecualikan dari antar bagian tinjauan.6 Misalnya, AAPA dapat digunakan untuk memberikan landasan faktual tentang apa yang akan diketahui oleh seorang seniman terampil pada saat penemuan. Ini juga dapat digunakan untuk memberikan batasan klaim yang hilang. Namun, ini mungkin tidak digunakan sebagai “dasar” untuk tantangan validitas.

Jadi hasil akhir dari kasus ini akan menentukan apakah petisi Apple mengajukan tantangan 103 “berdasarkan” AAPA yang dikutip dalam petisinya, dan Sirkuit Federal menyerahkan kepada Dewan untuk resolusi masalah itu dalam contoh pertama. Oleh karena itu, Dewan harus memutuskan apakah petisi Apple hanya bergantung pada AAPA untuk memberikan batasan yang tidak ada (penggunaan yang diizinkan berdasarkan USC 311(b)), atau apakah AAPA sangat diandalkan sehingga tidak dapat dijadikan dasar dari Tantangan validitas Apple. Namun, panel keputusan memberikan sedikit bantuan dalam menentukan di mana tepatnya garis itu berada.

Pada masalah itu, mungkin penting bahwa dasar untuk tidak dapat dipatenkan dalam petisi Apple dijelaskan sebagai AAPA dalam pandangan Majcherczak sebelumnya, sebagai lawan dari referensi sebelumnya dalam pandangan AAPA. Ini karena preseden utama yang dikutip oleh panel untuk proposisi bahwa AAPA dapat diandalkan dalam HAKI untuk memberikan batasan klaim yang hilang — Koninklijke Philips NV v. Google, LLC dkk., 948 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2020) — membahas argumen bahwa akan menjadi jelas untuk memodifikasi referensi prior art dalam pandangan pengetahuan umum dari seorang pengrajin yang terampil. Oleh karena itu, analisis (setidaknya dalam kasus ini) dapat menghidupkan apakah penantang berargumen bahwa sudah jelas untuk memodifikasi AAPA dalam pandangan prior art, atau sebaliknya. Namun terlepas dari bagaimana kasusnya terungkap, keputusan tersebut berfungsi sebagai pengingat yang bermanfaat bahwa praktisi PTAB perlu memfokuskan argumen mereka untuk tidak dapat dipatenkan pada karya sebelumnya untuk paten yang ditentang dan harus, paling banyak, mengandalkan AAPA untuk memberikan batasan yang sebaliknya hilang dari seni sebelumnya.

satu Qualcomm Inc. Perusahaan Apple., No. 2020-1558 – 2020-1559, ECF No. 82, hal. 3 Fed. 610 (Fed. Cir. 2022).

dua Indo

3 halaman 6

4 halaman 8

5 halaman 11

6 halaman 13

[View source.]

Leave a Comment